浅析商标反向混淆的损害赔偿

2013年7月，美国知名运动品牌NewBalance因其中文译名的使用问题遭遇广州自然人周某提出的商标侵权诉讼。2015年4月24日，广州市中级人民法院就该案作出一审判决，认为美国NewBalance公司的关联公司——新百伦贸易（中国）有限公司在商品的宣传和销售环节上使用他人已注册商标新百伦，构成销售侵权，属于反向混淆的情形，判令被告赔偿原告9800万元，并在新百伦（中国）官方网站首页及其在天猫商城开设的旗舰店的首页刊登声明消除影响。此案一经判决，便在实务以及学术界引起热议。

案情

NewBalance品牌1906年在美国创立，是国内外知名的运动鞋品牌。2006年12月，被告（新百伦公司）在上海成立，主要负责在国内销售NewBalance运动鞋系列产品。在销售过程中，被告选择使用新百伦作为产品的中文名进行宣传，在广告中使用了新百伦NewBalance标识。

原告周某系百伦、新百伦注册商标权人，企业生产以百伦、新百伦为商标的男鞋产品，在大型商场设有销售专柜。百伦注册商标核定使用在第25类“服装，鞋，帽，袜”等商品上，1996年8月21日获准注册，2004年4月经核准转让给周某。新百伦注册商标核定使用在第25类鞋、运动衫等商品上，周某2008年1月获准注册该商标。

周某认为，被告未经许可在相同或相类似商品的宣传和销售中使用新百伦的行为系侵犯其注册商标专用权的行为，要求被告立即停止侵权、消除影响，赔偿原告9800万元并支付合理的维权费用。

被告新百伦公司辩称，新百伦是其产品名称的NewBalance的中文翻译，该公司将新百伦用作NewBalance商品的中文名称，而非将新百伦作为企业字号在商品上突出使用，该公司的行为属于善意使用。新百伦销售商品的时间远远早于原告使用新百伦商标销售商品的时间，且其使用方式没有使消费者或相关公众产生混淆，没有构成侵权。

一审法院认为，原告的百伦商标1996年就已获得注册，被告通过公开渠道可以查知这一信息。被告的关联公司（新平衡公司）曾于2007年12月要求商标局驳回原告对新百伦商标的注册申请，但是没有被采纳。这说明被告新百伦公司明知百伦及新百伦商标的注册情况，但其仍选择使用新百伦宣传其产品，其对新百伦字样的使用不属于善意使用。NewBalance中文意译为新平衡，被告新百伦公司亦称其关联公司NewBalanceAthleticShoe，Inc为新平衡运动鞋公司，且此前曾将产品称为纽巴伦。据此，新百伦公司以其所使用新百伦是其产品名称NewBalance的翻译为由，主张其未侵犯原告注册商标权的意见不能成立。

分析

对于本案，广州中院副院长余明永点评称：“本案给诸多意在开拓中国市场的洋品牌们提了个醒：公平竞争，请先敲敲知识产权的门。”余明永介绍，本案是广州中院有史以来判赔侵权额度最高的案件，体现了法院在保护商标权、惩罚商标侵权行为上的力度。

也有人对9800万元的赔偿提出了质疑，认为反向混淆情况下，应重在消除不良影响，弥补商标与商品之间割裂的联系，改变大众误认为权利人商品为假冒伪劣产品的倾向，金钱赔偿无此种功能。

一、被告使用新百伦字样造成何种损害

在本案中，被告使用新百伦字样究竟给原告的商标带来了怎样的损害？要回答这个问题，必须充分了解商标权的价值构成。

1.商标权的价值构成

商标权是一种有价值的财产，具有商品属性，有相关的交易市场、交易价格和交易行为。商标最基本的作用是标示商品及服务的来源，客观上又具有表示商品及服务内在质量的作用。商标权人还可以发挥商标的广告作用，使商标在区别商品来源的同时区分商品的使用者。

商标权价值可以分解为收益价值和自身价值。商标权收益价值是权利人通过使用或许可他人使用商标产生的直接收益。商标权自身价值由两部分组成：指示商品来源价值和市场声誉价值。商标权自身价值的获得和增加通常取决于将商标使用于优质商品、对商标的宣传以及对商标专用权的维护。商标的转让价格就是商标权自身价值的货币表现，随着商标权自身价值的变化上下波动。例如，长虹商标的评估价为245亿元，2010年6月的评估价为682.58亿元。

在本案中，涉案文字商标新百伦的自身收益价值可依据被告侵权时段内原告与第三方签订的商标许可使用合同中的商标许可费来计算；没有许可合同的，可参考同行业中其他类似商标的许可使用费，而商标的自身价值则需要专业评估机构进行评估。

2.价值构成与侵权损害

商标权本质上是一种财产权，当侵权行为发生时，商标权价值的减少即权利人所受到的损失，包括两部分：收益价值的减少和自身价值的贬值。

（1）侵权造成商标权收益价值的减少

这是一种显性的间接损失。侵权人每多销售一件侵权商品，商标权人的期待收益就减少一份。此部分损失无论以权利人使用商标收益的减少来推算，还是以侵权人侵权实际获利来计算，都有据可查，可计算出确定的数值。

（2）侵权造成商标权自身价值的贬损

这是一种隐性的直接损失。使商标权自身价值贬值的侵权行为可分为两种类型：混淆产品来源的侵权和贬损产品市场声誉的侵权。这两种侵权行为互相排斥、非此即彼。从直接损失和间接损失的角度看，这两种侵权行为造成的损失都是商标权现有自身价值的减少，属于直接损失。这种损失不像侵权人侵权获利或权利人利润减少那样可以用直接证据证明，因此称为隐性损失。

在本案中，被告系同行业中知名企业在中国的关联公司，被告在产品销售和宣传中使用了原告的商标，使被侵权企业与其商标的产品来源指示联系被割裂，造成消费者的反向混淆，严重损害了该商标权的产品来源指示价值，给原告带来的损失是隐性的直接损失。

二、以被告的侵权获利为标准计算赔偿额合理吗

在本案中，原告周某请求法院以被告的侵权获利来计算被告应赔偿的数额。在判决书中，法院认为，被告所销售的产品本身没有使用新百伦标识，仅是在销售过程中使用新百伦标识介绍和宣传其产品，故被告属于销售行为侵权，酌情确定被告向原告赔偿的数额应占其获利总额的二分之一，即9800万元（含合理支出），超出部分不予支持。从以上内容可看出，被告对原告主张及法院最后认定的侵权利润总额即1.958亿元并未否认。

对于反向混淆的案件，以被告的侵权获利来计算损害赔偿额是否合理？

1.依据被告侵权获利计算损害赔偿额不可取

根据《商标法司法解释》的规定，侵权获利的计算公式为：被告侵权获利=侵权商品销售量×该商品单位利润或注册商标商品的单位利润。在反向混淆中，被告往往是一些具有较高知名度的公司，消费者购买被告产品更多地考虑该商品或者服务较高的声誉以及良好的质量，被告的侵权行为不是对原告商誉的利用，不同于传统商标侵权人的搭便车行为，被告因商标侵权所获利润难以量化。被告侵权产品往往销量巨大，若以被告所获巨大数额利益作为依据计算损害赔偿额，会远远超过原告的合理使用费用。

在美国商标案件采取的金钱偿还形式中，侵权利润的返还是非常重要的一种，计算方式为：应当偿还的侵权利润=侵权产品的销售额-可扣除的侵权产品成本-非因侵权获得的利润，或者应当偿还的侵权利润=侵权产品的销售量×侵权产品的单位利润-非因侵权获得的利润。美国与我国计算被告侵权获利最重要的区别在于非因侵权获得的利润。从美国的计算方法可以看出，商标权人无权获得那些可证明的并非来自侵权行为的利润，原则上，对非因权利人标记的吸引力而获取的销售利润，侵权人可以保留，包括因侵权人自身声誉或其商品固有的价值而获取的利润。

笔者认为，本案采取被告侵权获利的方式计算损害赔偿额值得商榷，判决书中没有体现非因侵权获得利润的分割问题，导致最终判定的赔偿数额远远超出原告的实际损失。

2.我国传统损害赔偿计算方式不适用于反向混淆

在反向混淆诉讼中，根据原告的市场地位可以将其商标划分为实质意义上的商标与形式意义上的商标。若原告的商标是实质意义的商标即已经投入市场使用，被告的广告宣传以及市场营销等行为客观上使该商标具有更大的经济价值，给消费者带来一种信赖感，原告的收入甚至不减反增。在另一种情况下，原告的商标并没有把商标作为识别商品或者服务的来源，即形式上的商标，此时原告没有销售行为，更谈不上销售额乃至利润的减少。由此可见，反向混淆不同于传统商标侵权，原告所遭受的损失更多表现为市场主体独立地位等方面，在实践中很难判定其实际损失。

三、美国如何确定反向混淆的损害赔偿额

为了保护商标使用者和消费者，美国1946年通过的《兰哈姆法》第三部分对商标的责任形式作出了规定，如果侵权人盗用或侵犯在先商标使用者的商标，权利人可以依《兰哈姆法》申请禁令或提起损害赔偿的诉讼。不论在中国还是在美国，反向混淆的特殊性一直存在，一些传统的金钱赔偿方式在美国同样无法适用于反向混淆。

美国反向混淆损害赔偿的特殊性体现在两个方面。

（一）损害赔偿的构成要件——侵权人具有侵权故意

侵权故意是反向混淆损害赔偿的构成要件，如果不存在该构成要件，在先使用商标者动辄提起反向混淆诉讼获得巨额赔偿，会使无过错的侵权人处于不利地位，违背公平原则，最终导致反向混淆滥用。

由于反向混淆不适用搭便车的侵权故意，因此必须审查在后商标者有无其他侵权故意。例如，侵权人意图把商标权人挤出市场，权利人对侵权人的行为发出警告或者通知后侵权人仍然继续使用权利人的商标，此时可从侵权人的客观行为判断其具有侵权故意。

反向混淆的成立不以侵权人的侵权故意为要件，而损害赔偿以侵权故意为要件，这样就平衡了权利人与侵权人在反向混淆中的利益。前者是为了保护商业能力弱小的商标权利人，不被规模大、商业势力大的侵权人利用经营优势任意吞噬其商标；后者则是为了避免权利人动辄提起反向混淆诉讼从而获得巨额赔款，致使具有商业势力的侵权人不能轻易对其商标投资，扩大市场。

（二）损害赔偿额的计算标准

1.商标许可使用费

在美国，有的法院以商标使用许可费用为标准综合考虑各因素，计算反向混淆中的损害赔偿额。如在SandsTaylor·woodCo.v.QuakeOatsCo一案中，地方法院使用的是侵权人的利润标准，判决的赔偿额是侵权人利润的百分之十。但联邦第十巡回上诉法院在承认反向混淆的基础上认为该计算标准理由不足，因为侵权人的利润是侵权人使用该商标信誉获得的利润还是在后商标自己赚取的利润并不明确。第十巡回上诉法院认为，依据商标许可使用费计算损害赔偿更为准确。

2.发布纠正广告的费用

反向混淆中给权利人造成的主要损失是切断了商标指示商品来源的功能，权利人往往需要发布纠正广告来消除侵权行为造成的混淆或欺骗性影响，以恢复其商标的价值。

通常认为，判令被告偿还纠正广告费用（Correctiveadvertisingexpenses）必须以存在实际混淆为要件。在Maciav.MicrosoftCorp.案中，地区法院驳回了纠正广告费用赔偿的诉求。法院认为，这种救济是用来纠正市场中发生的混淆，但原告未能证明这种混淆的可能性。在一些案件中，法院还提出了判予纠正广告费用赔偿的其他要件。在Thompsonv.Haynes案中，地区法院依照联邦第十巡回法院的在先判例判予纠正广告赔偿，联邦巡回上诉法院推翻该判决，认为只有在不正当竞争者的广告宣传本身是混淆或损害来源时，才能使用纠正广告费用的赔偿。在某些案件中，法院认为还必须具备一个要件：修复原有的商标而非采用一件新商标，是成本最低的方案。

除了已发生的纠正广告费用，赔偿范围还可以包括未来的广告开支。赔偿数额可以基于商标权人消除侵权损害的实际开销，也可以按照被告推广侵权产品或服务的广告开支的一定比例来计算。Goodyear公司是一家大型轮胎销售商，计划使用BIGFOOT商标进行广告宣传，但得知一家小型的地区性企业BigO已经使用BIGFOOT商标。Goodyear在许可请求遭到拒绝后仍然使用该商标。上诉法院认为Goodyear在其大规模的广告行动中不合理地使用涉案商标并造成反向混淆，应当以在先使用人（原告）对抗该广告行动所需的金钱数额来计算损害赔偿。考虑到原告BigO在全美28%的州有营业网点，而且联邦交易委员会通常要求投放误导广告者将大约25%的广告预算用于投放纠正广告，因此将侵权人的广告花费乘以25%，计算出纠正广告费用的赔偿金额。

四、处理反向混淆纠纷的方法

通过综合比对中美两国对反向混淆案件损害赔偿的处理方法可以看出，商标许可使用费的计算方式逐渐成为主流。在反向混淆诉讼中，赔偿纠正广告费用的救济措施更加符合反向混淆侵权的特点，被越来越多的人接受。

对商标反向混淆案件的司法处理，有学者认为不能简单地判决在后商标使用人禁止使用商标，而应从资源的最大利用化角度考虑，尽量促进双方达成调解协议。如果调解不成，再判决侵权方支付一定的使用费或赔偿金后，强制在先商标使用人允许侵权方继续使用商标。笔者认为，个案处理应充分考虑案件具体情况，不能一刀切。

（一）突出调解方式结案在审理反向混淆案件的重要性

科斯定理是指在选择把全部可交易权利界定给一方或另一方时，政府应当把权利界定给最终导致社会福利最大化或损失最小化的一方。此时，法律应最大限度降低交易成本，将私人在资源配置上达成合作协议的障碍降到最低，以达到帕雷托最优。

根据科斯定理，人们认为将商标权赋予在先使用者是促进社会福利最大化的选择，接下来的问题就是法律如何作出进一步的规定以使私人在资源配置上达成合作协议的障碍降到最低达到帕雷托最优。通常情况下，作为商标在先使用者的小企业往往缺乏资金去开发商标和市场，而大企业已经使用相似或相同的商标占领了市场。对小企业而言，若使用同样的商标，已无法与之抗衡；而对大企业而言，具有知名度的商标对于企业的发展意义重大。

此时，以调解的方式结案，能够形成一种双方共赢的最佳局面：让大企业支付一定的资金，小企业转让商标权，以达到资源的最大化利用。大公司可继续使用该知名商标，市场策略持续贯彻。小公司取得资金，可增加生产线建设，发展壮大企业规模。与此同时，市场长期形成的交易秩序的稳定性能得以维护，消除消费者混淆商品的可能性，避免因禁止销售知名产品造成消费者购买障碍。

（二）调解不成后是否判决禁止在后商标使用人使用商标应视情况而定

在反向混淆案件中，在后商标使用人已经实现商标的价值增值，若简单地禁止在后使用人使用商标有失公平，同时也会造成财产损失，不利于资源的有效利用。调解是解决反向混淆案件的最有效途径，但若调解不成，则应视过错因素决定是否判决禁止被告使用商标。如果简单判决被告禁止使用商标，一方面会影响被告经营开拓的市场，不利于资源的有效利用；另一方面，将使原告获取被告长期苦心经营所产生的经济利益及商标声誉，这也是一种不当得利。

在某些商标纠纷案中，在先商标使用人长期不使用该商标是导致在后商标使用人利用商标实现占领市场的原因之一，其主观上存在过错。因此，法院应结合原被告的主观过错以及过错程度来判定是否禁止被告使用商标，具体包括后商标使用人在使用商标前是否就商标的注册情况做过相关的市场调查，在知晓商标已经注册的情况下是否有与除侵权地以外的地区签订过商标转让协议等。除此之外，还应当结合在后商标使用人在侵权所在地的知名度，考虑如果禁止其继续使用商标，对市场经济秩序造成的影响，以及是否有利于资源的最大化利用。

在综合考量上述因素后，如果维持现有的商标使用情况更有利于市场稳定和当事人利益，法院可以借鉴《专利法》《著作权法》中的强制许可制度，直接以判决在后商标使用人向在先商标使用人支付一定的使用费或赔偿金的形式加以解决。简单地说，强制许可制度是对原权利人独占权的一种限制，该制度的设置目的在于防止垄断，使已有的资源能得到更充分的利用，从而促进正当竞争和经济的发展，推进社会进步。在现有的法律中，通过强制许可制度，强制许可受益人在支付合理的费用后，可以在规定的范围和时间内使用该专利或著作。

综上所述，法院的判决结果应综合考量其社会价值和利益，如果在后商标使用人侵犯了在先商标使用人商标专有权、构成反向混淆侵权，并不一定要禁止其继续使用商标，可首先进行调解。调解不成，视情况可判决在后商标使用人支付一定的使用费或赔偿金后，强制在先商标使用人允许在后商标使用人继续使用商标。